[제도] 특허취소신청, 취소의견 통지 어디까지 구체적이어야 하나

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지식재산처가 「특허취소신청 심리품질 개선방안」을 시행하고 「특허취소신청인을 위한 표준 매뉴얼」을 배포한다고 밝혔습니다. 특허취소신청은 특허 등록공고 후 6개월 이내에 누구든 신청할 수 있는 제도로, 특허무효심판보다 간편·신속한 절차라는 점이 특징입니다. 대표님이라면 이번 개선이 왜 필요했는지, 그 배경에 있는 쟁점을 짚어볼 필요가 있습니다.

취소의견의 '구체성'은 어디까지가 쟁점인가

그동안 취소신청인이 신청서를 작성할 때 참고할 작성기준이 없어, 취소 이유와 근거가 구체적으로 제출되지 않는 경우가 있었습니다. 이 경우 심판부가 특허권자에게 취소의견을 통지해도, 특허권자가 그 이유와 근거를 정확히 파악해 청구범위를 정정하는 등 적절히 대응하기 어렵다는 의견이 제기되어 왔습니다. 즉 '취소의견을 어느 수준까지 구체적으로 제시해야 특허권자의 방어권이 보장되는가'가 이번 개선의 출발점이라고 볼 여지가 있습니다.

심판부가 그대로 원용할지, 청구항별로 재구성할지

쟁점이 갈리는 지점은 취소신청인이 제출한 취소이유를 심판부가 그대로 가져다 쓸 수 있는지 여부입니다. 취소신청인이 제출한 취소이유가 너무 포괄적인 경우 심판부가 이를 그대로 원용하는 것이 적절하지 않을 수 있다는 지적이 있었고, 이에 따라 심판부가 특허취소가 타당하다고 판단한 이유와 근거를 특허청구항별로 구분해 명확하게 제시하는 방향으로 방안이 마련됐습니다. 결국 신청인의 주장을 그대로 옮기는 방식과, 심판부가 청구항 단위로 다시 정리해 제시하는 방식 중 후자로 무게가 실린 것으로 볼 여지가 있습니다.

💡 변리사 팁: 취소신청인 입장에서는 청구항과 선행기술의 구성 대비, 2개 이상 선행기술이 있을 때 주된 발명의 특정, 선행기술 결합의 동기·시사점 제시 방법 등을 매뉴얼 기준에 맞춰 미리 정리해두면 심리 단계에서 주장이 포괄적이라는 지적을 받을 가능성을 줄일 수 있는 여지가 있습니다.

판단의 근거는 결국 표준 매뉴얼과 표준안 문서

대표님이 특허취소신청을 준비하거나 대응해야 하는 입장이라면, 판단의 근거로 삼을 수 있는 문서는 두 가지입니다. 하나는 취소의견제출통지서 표준안이고, 다른 하나는 신청 방법·작성 사례를 담은 「특허취소신청인을 위한 표준 매뉴얼」입니다. 특허심판원은 심판관 교육과 우수 심리사례 공유를 통해 심리의 일관성을 높이겠다고 밝혔는데, 이는 개별 사건마다 심리 수준이 달라질 수 있다는 우려를 전제로 한 조치로 볼 여지가 있습니다. 매뉴얼은 특허심판원 누리집(moip.go.kr/ipt)에서 다운받을 수 있으며, 원문은 특허취소 판단 이유, 더 명확하게 알려준다!에서 확인할 수 있습니다.

제도 활용 방향이 사업 상황에 따라 달라집니다. 검토가 필요하시면 윌로특허법률사무소로 연락 주세요.

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출처: 지식재산처 (https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?aprchId=BUT0000029&menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=21045&sysCd=SCD02) — 공공누리 제1유형