[판례] 명성 있어도 상표 못 받는다? SERENA VENTURES 쟁점

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BLT칼럼이 다룬 세리나 윌리엄스의 SERENA VENTURES 사건은 겉보기엔 단순한 거절 유지처럼 보이지만, 실제로는 어느 지점에서 판단이 갈렸는지를 뜯어봐야 하는 사안입니다. 대표님께서 자기 이름이나 유명 인물의 이름을 브랜드로 쓰려 한다면 이 사건의 쟁점 구조를 눈여겨볼 필요가 있습니다.

무엇이 쟁점이었나: 유명세와 등록 가능성의 간극

출원인은 SERENA VENTURES가 "구별되는 기업적·기관적 정체성"을 가진다고 주장했습니다. 세계적으로 알려진 이름이니 플로리다의 작은 투자회사와 헷갈릴 리 없다는 취지입니다. 심판원은 출원인이 널리 알려진 테니스 선수라는 사실을 직권으로 인정했다. 그러면서도 그 인지도가 금융 서비스라는 맥락에서는 두 표장을 구별해 주지 못한다고 보았습니다. 명성이 크면 혼동이 줄어든다는 생각과, 혼동 판단이 실제로 묻는 질문 사이에는 간극이 있다는 점이 이 사건의 첫 번째 쟁점입니다.

어느 쪽 해석이 가능한가: 영업 범위인가, 등록부의 문언인가

출원인의 두 번째 항변은 인용된 SERENA의 권리자가 플로리다 클리어워터에서만 영업하니 실제 시장에서 충돌할 일이 없다는 것이었습니다. 이 지점은 두 가지로 읽힐 여지가 있습니다. 실제 영업 지역을 기준으로 혼동 가능성을 좁게 볼 수도 있고, 등록원부에 적힌 문언을 기준으로 넓게 볼 수도 있습니다. 심판원은 후자를 택해, 지역에 관한 한정이 붙지 않은 등록은 전국적 사용에 대한 배타적 권리를 추정받는다는 이유였다. 등록부에 적히지 않은 사정은 심사에 들어오지 않는다는 판단으로 볼 여지가 있습니다.

판단의 근거는 결국 등록원부: 한국에서도 통하는 기준

대표님, 이 판단의 뼈대는 한국에서도 비슷하게 작동할 수 있습니다. 상표법 제34조 제1항 제7호는 선등록상표와 혼동을 일으킬 동일 또는 유사 상표가 등록되지 못하게 규정되어 있다. 이때 비교 대상은 상대가 실제로 하는 영업이 아니라 등록원부에 적힌 지정상품이라는 점이 핵심 근거로 다시 돌아옵니다. 또한 한국 상표법에는 저명한 타인의 성명이 들어간 상표를 그 사람의 승낙 없이 등록받지 못하게 하는 조항(제34조 제1항 제6호)이 있다. 이 조항은 남이 내 이름을 가져가지 못하게 막아주는 조항이지, 내가 등록받게 해주는 조항은 아니라는 점도 함께 짚을 대목입니다.

💡 변리사 팁: 지정상품·서비스를 넓게 쓸지 좁게 쓸지는 관행이 아니라 선등록 검색 결과를 보고 정할 문제로 볼 여지가 큽니다. 넓힌 항목 하나 때문에 나머지 전부가 함께 거절되는 상황이 생길 수 있습니다.

제도 활용 방향이 사업 상황에 따라 달라집니다. 검토가 필요하시면 윌로특허법률사무소로 연락 주세요.

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