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[판례] IPR 재도전, USPTO는 왜 각하했나 Q&A
미국 특허소송에서 진 뒤 IPR로 같은 쟁점을 다시 다투려던 사건에서, USPTO Director가 심리 개시를 거부한 판단 기준을 Q&A로 정리했습니다.
안녕하세요, 스타트업의 성장을 IP로 지키는 윌로특허법률사무소입니다. 😊
미국에서 특허소송을 진행 중이거나 앞으로 진행할 계획이 있는 대표님이라면, 최근 USPTO가 내놓은 재량권 관련 판단이 궁금하실 수 있습니다. 오늘은 관련 뉴스를 Q&A 형식으로 정리해 드립니다.
이번에 나온 결정은 무엇인가요?
In the Magnolia Medical Technologies, Inc. v. Kurin, Inc. Decision on May 14, 2026, USPTO Director는 원문 발표 자료를 통해 **AIA(Leahy-Smith America Invents Act)**가 IPR·PGR 등 AIA review 개시 여부에 관해 Director에게 상당한 재량을 부여하고 있다고 설명했습니다. 이 재량 행사에는 심사 효율, 절차 완결 능력, 특허 제도의 신뢰성 등 공익적 요소가 고려된다고 밝혔습니다.
어떤 절차에 이 기준이 적용되나요?
이 판단 기준은 inter partes review(IPR)와 post-grant review(PGR)를 포함한 AIA review 전반의 개시 여부 심리에 적용됩니다. 해당 사건에서는 청구인이 이미 지방법원 소송에서 같은 쟁점을 다투다 패소한 뒤, 다시 IPR을 청구한 상황이 문제 되었습니다. Director는 청구인이 IPR을 소송의 대안으로 활용하는 것이 아니라, 패소한 쟁점에 대한 재도전 수단으로 쓰고 있다고 보았습니다.
실무적으로 어떻게 대응해야 하나요?
이번 결정은 이미 법원에서 다툰 쟁점을 IPR로 다시 시도하는 전략이 개시 거부로 이어질 수 있다는 점을 보여줍니다. 미국 특허 분쟁에서 상대방의 특허를 다투는 절차를 검토 중인 대표님이라면, 소송과 IPR 청구의 시점·쟁점 중복 여부를 먼저 점검해 보시는 것이 좋습니다.
💡 변리사 팁: 소송에서 패소한 쟁점을 그대로 들고 IPR을 청구하기보다는, 새로운 무효 근거나 다른 청구항을 대상으로 하는지부터 대표님 사건에 맞춰 점검해 보시길 권해 드립니다.
제도 활용 방향이 사업 상황에 따라 달라집니다. 검토가 필요하시면 윌로특허법률사무소로 연락 주세요.
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Source: United States Patent and Trademark Office (https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-issues-precedential-decision-detailing-principles-underlying-directors) — U.S. Government work, public domain